特許の外国出願を米国にする際に、米国にはIDS(Information Disclosure Statement)という特有の制度があります。特許の米国出願をした出願人は、特許性に関する重要な情報について誠実に開示する義務を負います(37 CFR 1.56(a))。この開示義務を果たすためIDS(Information Disclosure Statement)を提出する必要があります。開示義務を怠ったとみなされると不衡平行為(Inequitable conduct)があったとしてクレームが権利行使不能となる可能性があります(MPEP §2016)。
IDSは、米国出願を行う上で大変重要な手続きの一つですが、IDSの開示対象が広範であるため出願人にとって負荷の大きい手続きでもあります。手続きを理解して適切に対応することが必要です。
開示対象
開示義務の対象は「特許性に関する重要な情報(information material to patentability)」です(37 CFR 1.56(a))。特許公報や刊行物といった先行技術に限られず、先に行われた使用、販売、販売の申し出、知得、他人による先発明、発明者の不一致などに関する情報を含みます(MPEP §2001.04)。
開示対象の情報の出所は限定されず、対応外国出願について引用された先行技術、関連する米国出願に関する情報、関連する訴訟において得られた情報などは全て開示対象になります(MPEP §2001.06)。従って、例えば対応する日本の特許出願や対応する外国の特許出願について拒絶理由通知などを受け取った場合、そこで引用された先行技術文献はすみやかに開示すべきです。
このように、米国以外の対応する他国の特許出願において拒絶理由通知等で示された先行技術文献等も提出する必要が生じます。
提出書類
IDSにおいて以下の書面を提出します(37 CFR 1.98(a))。
1.各文献等のリスト(37 CFR 1.98(a)(1))
2.各文献等のコピー(37 CFR 1.98(a)(2))
3.英語以外の場合、英訳を所持等していればそのコピー(37 CFR 1.98(a)(3)(ii))
4.英語以外の場合、関連性についての簡潔な説明(37 CFR 1.98(a)(3)(i))
英語以外の文献について完全な英訳を提出した場合には、「関連性についての簡潔な説明」は不要になる(MPEP §609.04(a) III.)。万全を期すという観点では完全な英訳を準備することが好ましいが、全ての案件について完全な英訳を準備することは現実的に困難な場合もある。そのような場合には、USPTOを欺く意思がないことの裏付けとして誠実かつ現実的な手順を定めておき、その通り処理することも手である。
費用対効果との関係で、X、Y、Aのどの文献をどのように出すか、リスクをどのように抑えるかが重要。A文献については各社微妙に方針が異なることがあるように思われる。
提出時期
IDSは、提出時期によって必要な手続が異なる(37 CFR 1.97)。説明を分かりやすくするため、米国出願から登録までを4つの段階に分けて説明する。
第1段階
出願日(国際出願の場合は国内段階移行日)から3ヶ月以内または最初の(RCEをした場合にはRCE後の最初の)実体的拒絶通知までのうち何れか遅い方までの時期
この時期においては、他の追加要件なしに無料でIDSを提出できる(37 CFR 1.97(b))。
第2段階
第1段階の後、最後の拒絶理由通知または許可通知までの時期
この時期においては、陳述書(statement; 37 CFR 1.97(e))または提出料(37 CFR 1.17(p))の何れかが必要になる(37 CFR 1.97(c))。ここにいう陳述書とは、外国で最初に引用されてから3ヶ月以内に提出したことまたはそれを知ってから3ヶ月以内に提出したことを陳述するものをいう(37 CFR 1.97(e))。この陳述書を提出すれば無料でIDSを提出できますが、外国で最初に引用されてから3ヶ月を経過している等のために陳述書を作成できない場合には、提出料(37 CFR 1.17(p))を支払うことによりIDSを提出する(37 CFR 1.97(c))。
第3段階
第2段階の後、発行料納付までの時期
この時期においては、陳述書(37 CFR 1.97(e))および提出料(37 CFR 1.17(p))の両者が必要になる(37 CFR 1.97(d))。従って、外国で最初に引用されてから3ヶ月を経過している等のために陳述書を作成できない場合には、継続出願または継続審査要求(RCE)をすることになる。
第4段階
第3段階の後、特許発行までの時期
特許発行までの間であれば、継続出願をすることができる(MPEP §211.01(b))。一方、継続審査要求(RCE)については発行料納付後にすることができませんので(37 CFR 1.114(a))、継続審査要求(RCE)をする場合には、発行の取下げを求める請願書(37 CFR 1.313)を提出してからRCEする必要がある(MPEP §609.04(b))。RCEの負荷を軽減するために現在は、QPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement)パイロットプログラムが動いている。
2023年4月より特許証の電子発行が開始され、第4段階はより短くなっているので注意が必要。必要であればQPIDS等をすぐに行うこと。
QPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement)
従来は、第4段階で登録料を支払ってしまった後にIDSを提出して審査官に検討してもらうためには、RCE等が必要でした。QPIDSパイロットプログラムを利用すれば、審査官が審査の再開が不要と判断すれば、RCEは不要とされ、RCEの費用が返還されます。必要な書類は以下の4つ。
1.QPIDS申請書
2.登録取下げ申請書
3.IDS提出書
4.RCE申請書
注意点は、RCEの費用は一旦支払う必要があり、RCEがenterされない場合に、RCE申請書が返還される。一旦、RCEの費用も納付する点に注意が必要です。RCEの費用が返還されない、返還された金額が違っている等の様々なトラブルも起きやすいので費用返還についても注意してチェックすることが必要です。
まとめ
IDSについては、提出時期に応じて提出物や料金も異なるため、手続きが一層複雑になっています。IDSには慎重な対応、そしてinequitable conductとされないような誠実な対応が求められます。企業にとっては、IDS負荷の軽減と、IDSの誠実な履行という相反する要素が求められる難しさがあります。