令和４年７月２０日に知的財産高等裁判所で判決が出た非常に注目度の高い判例です。プログラムに係る電気通信回線を通じた提供がその一部が外国サーバで行われる場合に日本国特許法にいう「提供」に該当するか否かが判断された事例
結論
裁判所は、「被控訴人らは、本件配信をすることにより、被控訴人ら各プログラムの提供をしているといえる（特許法２条３項１号）。」と判示しました。
その上で、裁判所は、「被控訴人らには、被控訴人らプログラム１の生産並びに被控訴人ら各プログラムの提供及び提供の申出を行うことによる本件特許権１の直接侵害・・・が成立し、被控訴人らは、これらの侵害行為によって控訴人に生じた損害を連帯して賠償する責任を負うというべきである。」と結論付けました。以下、裁判所の判断のポイントとなる部分を抜粋して説明しています。
当裁判所の判断中のポイント部分抜粋
ア 被控訴人ら各プログラムの電気通信回線を通じた提供
(ア) 前記(1)及び(2)のとおり、被控訴人らは、共同して日本国内に所在するユーザに対し、被控訴人ら各プログラム（令和２年９月２５日以降は被控訴人らプログラム１。以下同じ。）を配信している。
(イ)ａ この点に関し、・・・被控訴人ら各プログラムは、米国内に存在するサーバから日本国内に所在するユーザに向けて配信されるものと認められるから（以下、被控訴人ら各プログラムを日本国内に所在するユーザに向けて配信することを「本件配信」という。）、被控訴人ら各プログラムに係る電気通信回線を通じた提供（以下、単に「提供」という。）は、その一部が日本国外において行われるものである。そこで、本件においては、本件配信が準拠法である日本国特許法にいう「提供」に該当するか否かが問題となる。（注意：下線は説明用に筆者が付した。以下同じ）
ｂ 我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、前掲最高裁平成１４年９月２６日第一小法廷判決参照）。そして、本件配信を形式的かつ分析的にみれば、被控訴人ら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線（被控訴人ら各プログラムが格納されているサーバを含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地にある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。
しかしながら、本件発明１－９及び１０のようにネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。
したがって、問題となる提供行為については、（１）当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、（２）当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、（３）当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、（４）当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。 （注意：（１）～（４）の注釈及び下線は説明用に筆者が付した。）
ｃ これを本件についてみると、本件配信は、（１）日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって（甲３ないし５、４４、４６、４７、丙１ないし３）、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、（２）本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、（３）本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、（４）本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明１－９及び１０に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明１－９及び１０の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。
（注意：（１）～（４）の注釈及び下線は説明用に筆者が付した。）
ｄ 以上によれば、本件配信は、日本国特許法２条３項１号にいう「提供」に該当する。
なお、これは、以下に検討する被控訴人らのその余の不法行為（形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの）についても当てはまるものである。
ｅ 被控訴人らは、被控訴人ら各プログラムは米国内のサーバから自動的に配信されるものであり、提供行為は米国の領域内で完結しているから、本件配信は日本国特許法にいう「提供」に当たらない旨主張するが、上記説示したところに照らすと、これを採用することはできない。
(ウ) 以上のとおりであるから、被控訴人らは、本件配信をすることにより、被控訴人ら各プログラムの提供をしているといえる（特許法２条３項１号）。
(5) 小括
以上によると、被控訴人らには、被控訴人らプログラム１の生産並びに被控訴人ら各プログラムの提供及び提供の申出を行うことによる本件特許権１の直接侵害と被控訴人ら各プログラムの提供を行うことによる本件特許権１の間接侵害が成立し、被控訴人らは、これらの侵害行為によって控訴人に生じた損害を連帯して賠償する責任を負うというべきである。
今後に生かすポイント
本件は、特許発明に係るプログラムの一部が外国サーバで実行される場合に、プログラムに係る電気通信回線を通じた提供が成立するか、すなわち特許権侵害が成立するかが注目された件であり、非常に注目度の高い判例です。我が国の特許法では、属地主義の原則が採用されていますが、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして（特許発明の一部を国外で実施するなどして）容易に特許権侵害の責任を免れることができるかどうかという点で注目を集めました。
上記裁判所の判断の通り、裁判所は、「サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ・・・かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反する」として「実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしてもても、前記の属地主義には反しないと解される」と判示しました。
「実質的かつ全体的にみて」の判断基準となる事情も判示されているため、今後の実務の参考になります。具体的には、
（１）当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか
（２）当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか
（３）当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか
（４）当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか
従って、「実質的かつ全体的にみて」日本国内の領域で提供が行われたと判断されるかについて、上記の４つの判断基準を念頭に置いていくことが重要と考えます。いずれにしても、裁判所が、デジタル社会において外国サーバをかませることで特許法の抜け穴を使うような行為は許さないという姿勢を示した点は評価に値するのではないでしょうか。
判例の全文は、こちらの最高裁判所の判例検索結果から表示頂けます。