特許権に関する判例
特許権侵害差止等請求事件 東京地裁 一部認容
均等論の第５要件に関し、拒絶理由に対応する補正で除かれた構成について、均等侵害が成立した事案
第４ 当裁判所の判断
略
(10) 第５要件について（特段の事情）
本件発明２は変異型ｙｇｇＢ遺伝子の由来する菌株や変異前後の具体的なアミノ酸配列を特定しない請求項を含んでいたが，その後，拒絶理由通知を受けて，２度の補正をした結果，登録時の請求項１の記載は，別紙５－１特許請求の範囲（本件特許２）の【請求項１】のとおりとなり，変異型ｙｇｇＢ遺伝子の変異前のアミノ酸配列の番号が，コリネバクテリウム・グルタミカム（ブレビバクテリウム・フラバムを含む。）又はコリネバクテリウム・メラセコーラに由来する配列番号６，６２，６８，８４及び８５に特定され，そこに導入される変異の内容も特定され，これによって，本件発明２には，被告製法４のように，コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型ｙｇｇＢ遺伝子を使用する構成が，文言上，本件発明２の技術的範囲に含まれなくなったことが認められる。
イ 特段の事情の有無の判断
(ｱ) 第５要件において，対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するときは，均等の主張は許されないものとしている理由は，特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか，または外形的にそのように解されるような行動をとったものについて，特許権者が後にこれと反する主張をすることは，禁反言の法理に照らし許されないというところにある（平成１０年最高裁判決，平成２９年最高裁判決参照）。
(ｲ) 前記アの出願及び補正の経過のとおり，出願時の請求項１は，被告製法４のような，コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型ｙｇｇＢ遺伝子を使用する構成を含み得るものであったところ，補正によって，そのような構成は文言上本件発明２に含まれなくなったものである。
(ｳ) しかしながら，前記(8)ア(ｳ)のとおり，コリネバクテリウム・カルナエＤＳＭ２０１４７株の全ゲノム及びｙｇｇＢ遺伝子のアミノ酸配列の解析がされて利用可能となったのは平成２５年３月頃以降であり，本件優先日２である平成１６年１２月２８日の時点，あるいは，本件特許２の出願日である平成１７年１２月２８日の時点において，コリネバクテリウム・カルナエのｙｇｇＢ遺伝子のアミノ酸配列を特定することはできなかったものである。そうすると，前記(8)ア(ｲ)のとおり，本件優先日２より前から，コリネバクテリウム・カルナエがグルタミン酸生産菌であり，コリネバクテリウム・グルタミカムと近縁の細菌であることが知られていたことを考慮しても，本件発明２の出願時において，出願人である原告が，本件発明２の課題を解決し得るような，コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型ｙｇｇＢ遺伝子を用いた具体的な構成を特定し，サポート要件その他の記載要件を満たす形で特許請求の範囲に記載することが容易に可能であったとは認められない。
(ｴ) また，前記アのとおり，出願時の請求項１は，概括的に「Ｌ－グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌」という以上に菌種を特定しない記載をしたものであり，特に，コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型ｙｇｇＢ遺伝子を使用する構成を記載したものではなく，本件明細書２におけるコリネバクテリウム・カルナエへの言及も，本件発明２のコリネ型細菌として利用可能な細菌の例（【００１２】，【００１３】）として挙げられているものに留まり，コリネバクテリウム・カルナエ由来のｙｇｇＢ遺伝子を使用した構成についての言及は補正の前後を通じて本件明細書２ではされていない。
(ｵ) 前記(ｳ)及び(ｴ)の事情に照らせば，前記(ｲ)の出願及び補正の経過をもって，客観的，外形的に見て，コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型ｙｇｇＢ遺伝子を使用する構成を特許請求の範囲からあえて除外する旨が表示されていたとはいえず，その他，本件全証拠によっても，被告製法４について，第５要件に係る，特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとは認められない。
今後に生かすポイント
諸外国において、flexible barの考え方に基づき、形式要件に基づいてクレームが限定された場合に、特許権者が主題を選択して限定したとみなさず、均等論の成立を肯定する判決が出ている。本判決においてもこのような考え方に沿うものであり、拒絶理由に対応する補正で除かれた構成であっても、柔軟に判断し、特許請求の範囲から意識的に除外されたものには当たらないと判断した。従って、審査経過で補正で除かれた構成であっても、均等侵害が成立する可能性があるので、慎重に審査経過を確認する必要がある。