商標権の移転登録申請時に注意が必要な利益相反行為について、注意が必要な場合があります。例えば、甲会社（A代表取締役）→乙会社（A代表取締役）に商標権を移転する場合です。商標権の移転登録申請時における利益相反行為については、特許庁のHPの説明が非常に分かりやすいです。利益相反行為は、会社法第356条及び第365条等に定められる、取締役と会社間の取引制限です。具体的には、取締役が自己の利益を得、その会社が不利益を被るような取引（自己取引）を行う場合に問題となります。利益相反行為に該当する場合、株主総会等の承認が必要です。株主総会等の承認を証明する書面等を提出する必要があります。
承認が必要となるケースの例
| 有償 | 無償 | |
| １ | 甲会社 → A 個人 A代表取締役 〇 | 甲会社 → A 個人 A代表取締役 〇 |
| ２ | A 個人 → 甲会社 A代表取締役 〇 | A 個人 → 甲会社 A代表取締役 |
| ３ | 甲会社 → 乙会社 A代表取締役 A代表取締役 〇 〇 | 甲会社 → 乙会社 A代表取締役 A代表取締役 〇 |
無償譲渡の場合
商標権を無償譲渡する場合において、譲受人側が法人のケースでは、法人の承認を証明する書面の提出が不要となるメリットがあります。
但し、無償により法人の承認が不要となった場合は、その確認のため譲渡証書等には「無償で譲渡した」旨を明記する必要があります。
法人の承認を証明するために必要な書面
例えば、以下のようなケースにおいて必要な書面を説明します。原則として、法人の性質に応じた書面の原本の提出が必要ですのでご注意ください。
取締役会設置株式会社の場合
取締役会議事録または取締役会承認書
取締役会開催日以降に認証された、開催時の取締役・監査役全員の記載及び「取締役設置会社」の登記のある登記事項証明書
取締役会設置会社でない株式会社（有限会社含む）の場合
株主総会議事録
株主総会開催日以降に認証された、発行株数の記載のある登記事項証明書
理事会設置一般社団法人、一般財団法人の場合
理事会承認書
理事会開催日以降に認証された、開催時の理事全員の記載のある登記事項証明書
理事会設置法人でない一般社団法人の場合
社員総会議事録
社員総会開催日以降に認証された、登記事項証明書
定款又は社員名簿
表面的には利益相反行為だが、実質的には利益相反行為には該当しない場合
表面的には利益相反行為に見えても、利益相反行為には該当しない場合も規定されています。しかしながら、表面的には利益相反行為に見えるため、利益相反行為に該当しないことを証明する書面の提出が必要となります。
会社の不利益となる取引行為を行う（代表）取締役が、その会社の1人株主である場合
契約日時点のものについて代表者により証明された株主名簿
株主名簿の認証日以降に認証された、発行株数の記載のある登記事項証明書
完全親子会社（100％の株式を有する関係）間の取引、同じ完全親会社を持つ子会社 同士の取引の場合
契約日時点のものについて代表者により証明された株主名簿
株主名簿の認証日以降に認証された、発行株数の記載のある登記事項証明書
もちろんこれらは１例に過ぎず、会社の態様や事案に合わせて必要書面が変わってきますのでお問合せ下さい。
まとめ
商標権の移転時に利益相反行為について検討が必要な場面は多くあります。商標権は時に１００億以上の価値で取引されることもありますから、手続きは厳格に行われています。そして、オンラインでは手続きできず、特許庁窓口または郵送で提出する必要があります。申請後、順調に進んでも約１月から約２月はかかる手続きになります。書類の準備に関しても、取締役会議事録が必要になるようなケースもあります。ちょっと書類を提出すればよいというものではありません。商標権の譲渡に関して利益相反が気になる場合には、余裕を持って弁理士等の専門家に依頼されることをお勧め致します。商標権の移転に関し、少しでもイメージが湧きましたら幸いです。
